Что изменилось в охране товарных
знаков в Республике Казахстан?
А.А.АБДЫКУЛОВ – патентный поверенный Республики Казахстан, директор патентной фирмы
«Шабалина и партнеры» (г. Алматы, info@shabalinpatent.com),
В.И.ШАБАЛИН – канд. техн. наук, патентный поверенный Республики Казахстан, партнер фирмы
20 июня 2018 г. в Казахстане принят закон о совершенствовании законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Авторы статьи рассматривают изменения и дополнения в законодательство по вопросам охраны и защиты товарных знаков в Казахстане.
Республика Казахстан последовательно проводит политику, направленную на поэтапное внедрение положительного опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Вступление в ВТО и членство в Евразийском экономическом союзе ставят перед Республикой Казахстан новые задачи по экономической интеграции и созданию единой таможенной территории. В числе принятых международных обязательств – обязательство по обеспечению надлежащей защиты объектов интеллектуальной собственности и обеспечению свободы их оборота на рынке.
По итогам 27 пленарного заседания совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан от 12 июня 2014 г. правительству было поручено проведение системных работ по переходу на стандарты ОЭСР в сфере защиты интеллектуальной собственности.
В этой связи принят закон Республики Казахстан от 20 июня 2018 г. № 161-VI 3PK «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности», ориентированный на дальнейшее совершенствование законодательства в данной сфере, развитие научно-технического прогресса и свободной конкуренции. Закон направлен на упрощение процедуры регистрации объектов интеллектуальной собственности, устранение правовых пробелов, а также на исключение норм, создающих административные барьеры в сфере охраны интеллектуальной собственности. Законодатель предусмотрел внесение изменений в 12 нормативных правовых актов, в том числе в Гражданский и Налоговый кодексы, Патентный закон, законы о товарных знаках, об авторском и смежных правах и др.
Отметим изменения, касающиеся охраны и защиты товарных знаков, как одного из наиболее распространенных объектов интеллектуальной собственности. Закон включает следующие основные новеллы.
Вводится одноуровневая система регистрации товарных знаков по принципу одного окна путем передачи полномочий по регистрации товарных знаков непосредственно экспертной организации, которой является республиканское государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности» (НИИС) Министерства юстиции Республики Казахстан. Прежде в Казахстане прием заявок и экспертиза осуществлялись в экспертной организации, а регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности – в Министерстве юстиции.
Передача в НИИС полномочий по регистрации прав привела к отмене уплаты государственных пошлин за регистрацию объектов промышленной собственности и регистрацию договоров, связанных с их использованием. По новому закону экспертная организация будет взимать оплату только за собственные услуги в утвержденных размерах. В то же время государственная пошлина сохраняется за выполняемые министерством юстиции услуги по признанию товарного знака общеизвестным и по аттестации патентных поверенных.
Новый порядок проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров предусматривает этапы предварительной экспертизы – в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки и полной экспертизы – в течение семи месяцев с даты подачи заявки вместо прежних одного и девяти месяцев соответственно.
С момента завершения предварительной экспертизы сведения о заявке подлежат обязательной публикации в еженедельном бюллетене. Данное новшество соответствует ст. 15 п. 5 Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и обеспечит прозрачность деятельности экспертной организации, приведет к увеличению уровня информирования потенциальных заявителей и других правообладателей о поданных на экспертизу обозначениях. В результате этого любое заинтересованное лицо может ознакомиться с заявками на товарные знаки во время производства экспертизы и предъявить обоснованные претензии до их регистрации, что поможет экспертам НИИС и сократит в будущем число возможных споров, связанных с регистрацией.
Упрощены требования к материалам заявки. Теперь согласно ст. 9 закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» при подаче заявки через представителя предусматривается возможность представления не оригинала, а копии доверенности. При этом следует иметь в виду, что оригинал доверенности патентный поверенный обязан представить в течение трех месяцев с момента подачи заявки.
Расширены права заявителя, который теперь имеет право ходатайствовать об уступке права на получение товарного знака другому лицу до регистрации товарного знака в государственном реестре товарных знаков и вносить изменения в наименование и адрес заявителя до регистрации товарного знака (подпункты 8), 9) ст. 13 закона «О товарных знаках»).
Закон отменил возможность подачи заявки на регистрацию товарного знака в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью. Закон также уточнил, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с каким-либо общеизвестным или более ранним товарным знаком или заявкой, действующими в отношении однородных товаров или услуг, допускается при предоставлении письменного согласия владельца товарного знака. При этом согласие должно быть оформлено на фирменном бланке, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью юридического лица (в случае наличия), а если владелец – физическое лицо, подпись должна быть нотариально удостоверена.
Внесены дополнения, конкретизирующие порядок и условия признания товарного знака общеизвестным. Как и прежде, сведения о фактическом признании товарного знака общеизвестным на территории Республики Казахстан должны быть подтверждены результатами опроса потребителей в городах республиканского значения (Алматы и Шымкент), столице Астане и не менее чем в пяти городах областного значения.
Закон возвращается к прежней форме охранного документа, которая действовала до 2015 г., – свидетельству на товарный знак, которое выдается экспертной организацией. При этом выписка из государственного реестра товарных знаков наравне со свидетельством может служить подтверждением наличия прав на товарный знак.
В целях приведения национального законодательства в соответствие с положениями Договора о патентном праве, ратифицированного Казахстаном, а также Сингапурского договора о законах по товарным знакам, участником которого также является республика, вводятся поправки, направленные на упрощение порядка регистрации договоров, связанных с правами на объекты промышленной собственности. В частности, лицензионный договор, как и договор уступки, подлежит регистрации в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения заявления заинтересованной стороны договора. Прежде такие сроки исчислялись месяцами.
Расширены возможности досудебного урегулирования споров, относящихся к объектам промышленной собственности. В соответствии с Гражданским кодексом указанные споры подлежат обязательному досудебному рассмотрению. Апелляционный совет является коллегиальным органом при Министерстве юстиции Республики Казахстан по досудебному рассмотрению возражений заявителей, подаваемых в соответствие с законами «О товарных знаках», «Об охране селекционных достижений» и Патентным законом Республики Казахстан. Статистика показала, что апелляционный совет является эффективным инструментом досудебного урегулирования споров, в связи с чем закон наделил его дополнительными полномочиями по рассмотрению споров, касающихся сходства фирменных наименований и товарных знаков, а также регистрации товарных знаков на имя агента-дистрибьютора.
Так, согласно п. 3 ст. 23 закона «О товарных знаках» «регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично, если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака».
Также в соответствии с п. 2 ст. 23 закона «регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран – участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности».
При этом возражение против регистрации товарного знака по указанному основанию вправе подать в апелляционный совет владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран – участниц Парижской конвенции. Как и прежде, возражение против регистрации товарного знака должно быть рассмотрено апелляционным советом в течение шести месяцев с даты его поступления. Срок рассмотрения возражения может быть продлен до трех месяцев по письменному ходатайству заявителя, при этом владельцу оспариваемого знака такое право не предоставляется.
По обновленному закону, как и прежде, принятое решение апелляционного совета может быть обжаловано в суде. Сроки для обжалования, которые ранее составляли 6 месяцев, в новом законе не указаны, что позволяет использовать сроки исковой давности, установленные Гражданским процессуальным кодексом.
Принятый закон усовершенствовал законодательство по защите товарных знаков. Существенным недостатком законодательства было отсутствие в нем некоторых правовых понятий и дефиниций, относящихся к интеллектуальной собственности, что влияло на правоприменительную практику защиты таких объектов.
В соответствии с п. 7 ст. 89 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. государства – члены ЕАЭС осуществляют сотрудничество для «осуществления скоординированных мер, направленных на предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции». При этом до сих пор в законодательстве Казахстана по товарным знакам не существовало понятия контрафактного товара. В новом законе установлено: «Товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными» (п. 3 ст. 44 закона «О товарных знаках», п. 3 ст. 1032 ГК РК). При этом под понятием «контрафакт» понимается не только подделка (имитация, фальшивка), но и продукция параллельного импорта.
Законодатель ввел понятие «исчерпание исключительного права на товарный знак», закрепившее региональный принцип, установленный в странах ЕАЭС. Так, согласно ст. 43-1 закона «О товарных знаках» «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в оборот на территории любого из государств – членов Евразийского экономического союза непосредственно владельцем (правообладателем) товарного знака или другими лицами с его согласия» .
Принципом исчерпания прав на товарный знак дополнен кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», где установлено, что случаи, связанные с исчерпанием исключительного права на товарный знак, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, могут повлечь административную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного наименования (ст. 158).
Прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием согласно п. 4 ст. 19 закона «О товарных знаках» впредь подлежит оспариванию только в суде. При этом досудебное рассмотрение подобных вопросов в апелляционном совете, как это было прежде, не предусмотрено. В судебном порядке также подлежат рассмотрению споры о прекращении действия регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Казахстан, если его использование способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, а также споры, связанные с охраной прав, вытекающих из свидетельства.
Кроме того, предусмотрена возможность разрешения интеллектуальных споров в порядке медиации или в коммерческом арбитраже. Такой альтернативный метод возможен по письменному соглашению сторон по урегулированию следующих споров: против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием; о нарушении исключительного права владельца (правообладателя) товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара; о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование товарного знака.
Впервые введена возможность денежной компенсации за незаконное использование товарного знака вместо возмещения ущерба, связанного с указанным нарушением прав. Так, согласно п. 6 ст. 44 закона «О товарных знаках» и п. 6 ст. 1032 ГК РК «владелец при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ними до степени смешения, размещены с согласия владельца» .
Согласно этим поправкам нарушитель будет обязан выплатить компенсацию в установленном судом размере. При этом правообладатель будет освобожден от доказывания размера причиненного ему ущерба. Полагаем, что норма о получении компенсации за незаконное использование товарного знака защитит добросовестных предпринимателей, являющихся законными правообладателями.
По вопросам защиты прав на товарные знаки заслуживает внимания новелла в законе Республики Казахстан от 4 декабря 2015 г. № 434-V 3РК «О государственных закупках», в которой законодатель в целях обеспечения прав на объекты интеллектуальной собственности и недопущения ввода в заблуждение организаторов тендера предусмотрел осуществление государственных закупок товаров и услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, при условии подтверждения участниками наличия у них исключительных прав на приобретаемые товары или услуги.
Изменения и дополнения в действующее законодательство Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности введены в действие с 3 июля 2018 г. При этом применение норм, регламентирующих охрану товарных знаков, будет непосредственно связано с утверждением подзаконных нормативно-правовых актов уполномоченного органа.
В концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 г. сказано: «Казахстанская правовая система должна быть способна на равных конкурировать в вопросах удобства применения и надежности защиты прав с законодательством развитых стран мира. Конкурентоспособная правовая система привлекает под свою юрисдикцию больше бизнеса и инвестиций, способствует реализации смелых и передовых идей, плодами которых затем пользуются во всем мире, принося дивиденды стране, в которой реализованы эти идеи».
В связи с этим считаем, что внесенные изменения, способствуя развитию национальной системы по защите и регистрации объектов интеллектуальной собственности, позволят добиться ощутимых результатов, в том числе по дальнейшей демократизации и либерализации отечественной экономики, в нужной мере развивать и стимулировать достижения отечественной науки и технологии и продвигать их на международной арене, обеспечат соответствие национального права требованиям и вызовам современного мира, определят достойное положение республики в мировом сообществе.
